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Traduction 
C-163/15 - 12 
Observations de l’Allemagne 
Affaire C-163/15* 
Pièce déposée par:  
Le gouvernement allemand 
Nom usuel de l’affaire:  
HASSAN 
Date de dépôt:  
21 juillet 2015 
 
 [omissis] [Or. 2] 
Plan des observations 
I. 
Faits et questions préjudicielles ................................................................... 1 
II. 
Appréciation juridique ................................................................................. 3 
1.  Sur la première question préjudicielle ......................................................... 3 
a) 
La qualité pour agir du preneur de licence n’est pas tributaire 
d’une inscription au registre ................................................................ 4 
b)  Les actes juridiques visés par l’article 23, paragraphe 1, du 
règlement n° 207/2009 n’incluent pas la qualité pour agir du preneur 
de licence ............................................................................................................. 5 
c)  La finalité et l’objectif de l’article 23, paragraphe 1, du 
règlement n° 207/2009 ne requièrent pas de prémunir les tiers d’une 
action en contrefaçon du preneur de licence ........................................................ 7 
d)  Conclusion intermédiaire ............................................................................. 8 
2.  Sur la deuxième question préjudicielle ........................................................ 8 
III. 
Conclusion ................................................................................................... 8 
 
I. 
Faits et questions préjudicielles 

L’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) a adressé à la Cour de justice de 
l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes en interprétation du 
 
* Langue de procédure: l’allemand. 
 
FR 

AFFAIRE C-163/15-12 
règlement n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque 
communautaire 1: 
1.  L’article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement  n° 207/2009 du 
Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire empêche-t-il le preneur 
de licence qui n’est pas inscrit au registre des marques communautaires d’agir en 
contrefaçon d’une marque communautaire? 
2.  Si la première question appelle une réponse affirmative, l’article 23, 
paragraphe 1, première phrase, du règlement  n° 207/2009 du Conseil, du 
26 février 2009, sur la marque communautaire empêche-t-il un mécanisme 
juridique national permettant au preneur de licence d’exercer en nom propre par 
représentation  («Prozessstandschaft»)  les droits du titulaire de la marque à 
l’encontre du contrefacteur? 

La demande s’inscrit dans le contexte suivant:  la demanderesse est preneur de 
licence de KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétá depuis janvier 
2011. Celle-ci est titulaire de la marque verbale communautaire «ARKTIS» 
déposée le 15 août 2002 et enregistrée le 11 février 2004, sous le numéro CTM 
002818680, notamment pour la literie et des couvertures de lit (classe 24). Aux 
termes de l’article 5, paragraphe 3, de l’accord de licence, la demanderesse est 
tenue d’agir en nom propre en contrefaçon des droits de marque du donneur de 
licence. La licence n’a pas été inscrite au registre des marques communautaires. 
Le défendeur est le gérant [Or. 3] d’OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. 
KG, qui a repris le 1er  mai 2010 l’entreprise unipersonnelle du défendeur. Le 
30 octobre 2012, OLV Onlinevertrieb & -logistik GmbH a offert sur le site 
internet «schoene-traeume.de» différentes couettes en duvet «innoBETT selection 
Arktis». Des offres comparables existaient déjà quand le défendeur exploitait son 
entreprise unipersonnelle. Un ancien preneur de licence de KBT & Co. avait saisi 
cette occasion pour mettre le défendeur en demeure par avocat. Le défendeur a 
alors émis le 3 février 2010 une déclaration d’abstention sous peine de sanction 
dans laquelle il s’est engagé à s’abstenir d’utiliser le signe «Arktis»  pour de la 
literie, sous peine d’une peine conventionnelle laissée à la libre appréciation du 
preneur de licence. En première instance, à la demande de la demanderesse, le 
Landgericht a constaté la validité de la convention d’abstention passée entre le 
défendeur et l’ancien preneur de licence et condamné le défendeur à donner des 
informations, à restitution, à destruction et retrait envers la demanderesse ainsi 
qu’à des dommages-intérêts envers KBT & Co. Le défendeur critique cette 
décision par voie de recours. Statuant en appel, la juridiction de renvoi estime que 
le recours aboutira ou non selon que la demanderesse peut agir en contrefaçon de 
la marque communautaire alors qu’elle n’est pas inscrite comme preneur de 
licence au registre des marques communautaires. La juridiction de renvoi poursuit 
sa réflexion en se demandant si, au cas où la première question appelle une 
réponse affirmative, le preneur de licence qui n’est pas inscrit peut exercer en nom 
 
1 –  JO L 78, p. 1. 

 

HASSAN 
propre par représentation  («Prozessstandschaft»)  les droits du titulaire de la 
marque. C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi pose les questions 
préjudicielles. 
II. 
Appréciation juridique 

Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’article 23, 
paragraphe 1, première phrase, du règlement  n° 207/2009 du Conseil, du 
26 février 2009, sur la marque communautaire empêche le preneur de licence qui 
n’est pas inscrit au registre  des marques communautaires d’agir en contrefaçon 
d’une marque communautaire. 

La réponse du gouvernement allemand est non. Dans des circonstances telles que 
celles qui ont donné lieu à la procédure au principal, l’article 23, paragraphe 1, 
première phrase, du règlement sur la marque communautaire n’empêche pas le 
preneur de licence qui n’est pas inscrit au registre des marques communautaires 
d’agir en contrefaçon d’une marque communautaire contre un contrefacteur. 

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si l’article 23, 
paragraphe 1, première phrase, du règlement sur la marque communautaire 
empêche un mécanisme juridique national [Or. 4]  permettant au preneur de 
licence d’exercer en nom propre par représentation  («Prozessstandschaft»)  les 
droits du titulaire de la marque à l’encontre du contrefacteur. 

Cette deuxième question n’est posée qu’en cas de réponse affirmative à la 
première. Le gouvernement allemand répondant non à la première question, il n’y 
a pas lieu de répondre à la deuxième. 
1. 
Sur la première question préjudicielle 

La juridiction de renvoi est saisie d’une action d’un preneur de licence en 
contrefaçon d’une marque communautaire. À  cet égard,  elle demande si une 
action de cette nature ne peut être engagée par le preneur de licence que si sa 
licence est inscrite au registre des marques communautaires. Dans son esprit, 
l’action engagée par le preneur de licence, répondant à l’article 22, paragraphe 3, 
du règlement sur la marque communautaire, pourrait être un acte juridique au sens 
de l’article 23 du règlement sur la marque communautaire, qui requière une 
inscription au registre.  

Le gouvernement allemand estime que, dans des circonstances telles que celles 
qui ont donné lieu à la procédure au principal, l’article 23, paragraphe 1, 
première phrase, du règlement sur la marque communautaire n’empêche pas le 
preneur de licence qui n’est pas inscrit au registre des marques communautaires 
d’agir en contrefaçon d’une marque communautaire contre un contrefacteur. 
 
 


AFFAIRE C-163/15-12 
a) 
La qualité pour agir du preneur de licence n’est pas tributaire d’une 
inscription au registre 

L’article 22 du règlement sur la marque communautaire dispose que la marque 
communautaire peut faire l’objet d’une licence. L’article 22 du règlement sur la 
marque communautaire figure à la section 4 du règlement sur la marque 
communautaire consacrée à la marque communautaire comme objet de propriété. 
10  Selon l’article 16 du règlement n° 207/2009, l’octroi d’une licence relève du droit 
national 2. Il s’ensuit que l’article 22 du règlement sur la marque communautaire 
ne régit pas les conditions d’octroi d’une licence ni ses termes. [Or. 5] 
11  L’article 22 du règlement n° 207/2009 ne comporte non plus aucune règle 
imposant au preneur de licence d’inscrire la licence préalablement au registre des 
marques communautaires pour exercer les droits tirés de la licence. Il en va de 
même lorsque le preneur de licence agit en contrefaçon de la marque 
communautaire. 
12  L’article 22, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 prévoit certes que l’octroi ou 
le transfert d’une licence de marque communautaire est inscrit au registre et publié 
à la requête d’une des parties. Dans son énoncé, cette règle ne fait toutefois que 
permettre d’inscrire la licence. L’article 22, paragraphe 5, du règlement 
n° 207/2009 n’érige en revanche pas l’inscription au registre en condition requise 
pour donner effet à l’accord de licence ou pour exercer les droits tirés de la 
licence. 
13  Le gouvernement allemand estime que cela découle de l’économie de la section 4 
du règlement n°207/2009. Il est vrai que la publication d’un acte juridique portant 
sur la marque communautaire en tant que bien de propriété est évoquée tant à 
l’article 17 qu’aux articles 19 et 22 du règlement n° 207/2009. 
14  Mais c’est seulement en cas de  transfert que, aux termes de  l’article 17, 
paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, l’efficacité de l’acte juridique dépend de 
son inscription au registre. D’après celui-ci, il faut obligatoirement une inscription 
au registre  pour exercer le droit tiré de la marque communautaire  cédée. Les 
termes de l’article 17, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009 l’énoncent 
clairement en introduisant la condition de l’inscription par le terme «tant». 
15  En revanche, les articles 19, paragraphe 2, et 22, paragraphe 5, du règlement 
n° 207/2009 n’énoncent que la possibilité d’inscrire  au registre  l’acte juridique 
visé. Ces dispositions ne comportent aucune condition à l’exercice des droits sur 
la marque communautaire. 
 
2 –  Pour la disposition littéralement identique de l’article 16 du règlement nº 40/94 du Conseil, 
du 20 décembre  1993, sur la marque communautaire (ci-après le «règlement n° 40/94»), 
JO L 11, p. 1):  arrêt Chalk/OHMI –  Reformed Spirits Company Holdings (CRAIC) 
(T‑83/09, EU:T:2011:450, point 25).  

 

HASSAN 
16  Il s’ensuit que l’exercice des droits tirés d’une licence, en ce compris l’action du 
preneur de licence en contrefaçon de la marque communautaire,  n’est pas 
conditionné par l’inscription de la licence au registre. [Or. 6] 
b) 
Les actes juridiques visés par l’article 23, paragraphe 1, du règlement 
n° 207/2009 n’incluent pas la qualité pour agir du preneur de licence 
17  L’article 23 du règlement n° 207/2009 figure lui aussi dans la section 4 du 
règlement n° 207/2009, régissant la marque communautaire en tant que bien de 
propriété. D’après son intitulé, l’article 23 du règlement n° 207/2009 régit 
l’opposabilité aux tiers.  
18  Dans son paragraphe 1, l’article 23 du règlement n° 207/2009 détermine que les 
actes juridiques concernant la marque communautaire, visés aux articles 17, 19 et 
22,  ne sont opposables aux tiers dans tous les États membres qu’après leur 
inscription au registre. Toutefois, avant son inscription, un tel acte est opposable 
aux tiers qui ont acquis des droits sur la marque après la date de cet acte mais qui 
avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits. 
19  D’après son énoncé, l’article 23 du règlement n° 207/2009 ne couvre que les actes 
visés aux articles 17, 19 et 22 du règlement n° 207/2009. 
20  Le gouvernement allemand estime que l’article 23 du règlement n° 207/2009 ne 
couvre que les actes qui, conformément aux articles 17, 19 et 22 du règlement 
n° 207/2009, ne visent la marque communautaire qu’en tant qu’objet de propriété. 
L’expression  «actes visés»  ne  couvre  à cet égard littéralement que les actes 
expressément cités. On doit considérer en outre l’économie de la section 4 du 
règlement n° 207/2009. 
21  Comme acte expressément cité concernant la marque communautaire en tant 
qu’objet de propriété, l’article 17 du règlement n° 207/2009 couvre le transfert de 
la marque communautaire à un cessionnaire. L’article 19 du règlement 
n° 207/2009 cite comme acte le nantissement de la marque communautaire ainsi 
que la constitution d’un autre droit réel. La seule disposition qui intéresse la 
procédure au principal est l’article 22 du règlement n° 207/2009 qui cite comme 
acte l’octroi d’une licence permettant à un tiers d’exercer les droits tirés de la 
marque communautaire. Son paragraphe 3 précise que le preneur de licence n’a 
qualité pour agir en contrefaçon qu’à certaines conditions. [Or. 7] 
22  Le gouvernement allemand estime que, à l’article 23, paragraphe 1, du règlement 
n° 207/2009, la notion d’acte juridique ne concerne que la constitution du droit sur 
la marque communautaire dans sa fonction d’objet de propriété. La notion d’acte 
juridique ne couvre pas la qualité  du preneur de licence pour agir au titre de 
l’article 22, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009. 
23  Le gouvernement allemand estime qu’il découle déjà de l’article 16 du règlement 
n° 207/2009, lequel soumet au droit national les actes juridiques relatifs à une 
 
 


AFFAIRE C-163/15-12 
marque communautaire en tant qu’objet de propriété, que seule la constitution du 
droit sur une marque communautaire dans sa fonction d’objet de propriété est un 
acte juridique. Cette lecture se fonde sur l’énoncé de chaque paragraphe 1 des 
articles 17, 19 et 22 du règlement n° 207/2009. Ils déterminent à chaque fois que 
la marque communautaire peut faire l’ «objet» d’une cession, d’un droit réel ou de 
licences. 
24  Cet article ne comporte en particulier pas de règles exhaustives régissant les actes 
juridiques qui y sont visés en précisant par exemple comment la cession peut être 
réalisée ou comment le droit réel ou la licence peut être constitué. Seul l’article 17 
du règlement n° 207/2009 comporte quelques  indications sur la forme écrite 
requise 3 ainsi que sur l’inscription requise au registre 4. 
25  Le considérant 11 corrobore lui aussi l’interprétation voulant que la notion d’acte 
juridique au sens de l’article 23, paragraphe 1, du règlement n°  207/2009 ne 
couvre que la constitution du droit sur la marque communautaire. Il n’évoque en 
effet la marque communautaire qu’en tant qu’elle est «traitée» comme un objet de 
propriété et mentionne les actes juridiques envisageables à ce titre. 
26  De la même manière, cette idée préside aussi expressément à l’article 23, 
paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 pour l’opposabilité des mesures 
d’exécution visées à l’article 20 du règlement n° 207/2009. 
27  La qualité pour agir du preneur de licence régie par l’article 22, paragraphe 3, du 
règlement n° 207/2009 concerne en revanche une modalité de l’accord de licence. 
Cet accord de licence est en principe le fondement juridique de l’acte juridique 
[Or. 8] du titulaire de la marque communautaire par lequel il confère au preneur 
de licence une licence d’exploitation de la marque communautaire. 
28  Aux termes de l’article 22, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, un simple 
preneur de licence doit avoir le consentement du titulaire de la marque pour agir 
en contrefaçon de la marque communautaire. Si,  en revanche,  la licence est 
exclusive, le preneur peut aussi agir sans ce consentement  dans certaines 
conditions. Dans les deux cas, l’étendue de l’habilitation du preneur de licence à 
agir en contrefaçon doit être concrètement définie. Le siège de la matière sera en 
règle générale dans l’accord de licence. 
29  L’habilitation à pouvoir agir en contrefaçon des droits sur la marque 
communautaire est une conséquence juridique de la licence conférée elle-même. Il 
s’agit donc là d’une conséquence juridique d’un acte juridique au sens de 
l’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. 
 
3 –  Voir article 17, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009. 
4 –  Voir article 17, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009. 
 

 

HASSAN 
30  La qualité pour agir n’est en revanche pas elle-même un acte juridique. Il s’agit 
plutôt d’une condition de recevabilité d’un acte de procédure. 
31  La qualité pour agir au titre de l’article 22, paragraphe 3, du règlement 
n° 207/2009 ne relève dès lors pas de la notion d’acte juridique au sens de 
l’article 23, paragraphe 1, du règlement n°207/2009.  
c) 
La finalité et l’objectif de  l’article 23, paragraphe 1, du règlement 
n° 207/2009 ne requièrent pas de prémunir les tiers d’une action en 
contrefaçon du preneur de licence 
32  D’après sa finalité et son objet, l’article 23, paragraphe 1, du règlement 
n° 207/2009 vise à protéger celui qui acquiert de bonne foi des droits sur la 
marque communautaire. 
33  L’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 requiert tout d’abord une 
publicité particulière pour les actes juridiques qui concernent la marque 
communautaire en tant qu’objet de propriété et qui sont susceptibles d’empiéter 
sur les  droits d’un tiers qui acquiert la marque communautaire sans avoir 
connaissance  de l’acte juridique. Il s’agit,  dans le cadre de la section 4,  du 
transfert visé à l’article 17, de la constitution d’un droit réel visé à l’article 19 et 
de l’octroi d’une licence visé à l’article 22 du règlement n° 207/2009. 
34  Le gouvernement allemand estime que l’article 23, paragraphe 1, du règlement 
n° 207/2009 n’intéresse pas tout tiers qui rencontre d’une manière ou d’une autre 
la [Or. 9] marque communautaire. L’interprétation évoquée par la juridiction de 
renvoi  de l’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 faite par une 
chambre de l’Office des marques communautaires à Alicante, pourrait donner 
cette impression. 
35  Le gouvernement allemand estime que la notion de tiers figurant à l’article 23, 
paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 207/2009 s’étend plutôt à la seule 
personne qui a acquis à un moment donné des droits sur la marque 
communautaire. Cela découle de l’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du 
règlement n° 207/2009, qui, faisant exception à la première phrase, doit servir 
conjointement de fondement à l’interprétation de la notion de tiers. L’article 23, 
paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 régit dès lors le rapport particulier entre 
plusieurs titulaires de droits sur une marque communautaire. Et dans cette 
hypothèse, le preneur de licence ne peut opposer au tiers les droits qu’il tire de la 
marque communautaire que s’il y a eu inscription au registre. 
36  Par dérogation au principe énoncé à l’article  16 du règlement n° 207/2009, 
l’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 régit dès lors uniformément 
la protection de l’acquéreur de droits sur des marques communautaires. D’après ce 
dernier article, les actes de disposition antérieurs dont celui-ci n’a pas 
connaissance sont dépourvus d’effet. 
 
 


AFFAIRE C-163/15-12 
37  La procédure au principal a pour objet l’action d’un preneur de licence contre un 
tiers pour contrefaçon d’un droit sur la marque communautaire. Le tiers n’est pas 
devenu titulaire de bonne foi de la marque communautaire. Le défendeur est 
plutôt un simple contrefacteur de la marque communautaire.  L’article 23, 
paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 ne joue dès lors pas conformément à sa 
finalité et à son objectif.  
38  La personne attaquée pour contrefaçon de marque ne doit en effet pas être 
protégée lorsque l’action est engagée non pas par le titulaire de la marque mais par 
un preneur de licence. Il suffit plutôt que le demandeur établisse sa qualité pour 
agir au titre de l’article 22, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009. 
d) 
Conclusion intermédiaire 
39  Le gouvernement allemand estime que, dans une situation telle celle qui se 
présente dans la procédure au principal, l’article 23, paragraphe 1, première 
phrase, du règlement n° 207/2009 n’empêche pas le preneur de licence qui n’est 
pas inscrit au registre des marques communautaires d’agir en contrefaçon d’une 
marque communautaire contre un contrefacteur. [Or. 10] 
2. 
Sur la deuxième question préjudicielle 
40  La juridiction de renvoi n’a posé la deuxième question qu’en cas de réponse 
affirmative à la première. Le gouvernement allemand répondant non à la première 
question, il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième 
III.  Conclusion 
41  Le gouvernement allemand propose la réponse suivante à la première question: 
42  «Dans des circonstances telles que celles qui ont donné lieu à la procédure au 
principal, l’article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement sur la 
marque communautaire n’empêche pas le preneur de licence qui n’est pas 
inscrit au registre des marques communautaires d’agir en contrefaçon d’une 
marque communautaire contre un contrefacteur.» 
(sé) 
Henze