Traduction
C-163/15 - 12
Observations de l’Allemagne
Affaire C-163/15*
Pièce déposée par:
Le gouvernement allemand
Nom usuel de l’affaire:
HASSAN
Date de dépôt:
21 juillet 2015
[omissis]
[Or. 2]
Plan des observations
I.
Faits et questions préjudicielles ................................................................... 1
II.
Appréciation juridique ................................................................................. 3
1. Sur la première question préjudicielle ......................................................... 3
a)
La qualité pour agir du preneur de licence n’est pas tributaire
d’une inscription au registre ................................................................ 4
b) Les actes juridiques visés par l’article 23, paragraphe 1, du
règlement n° 207/2009 n’incluent pas la qualité pour agir du preneur
de licence ............................................................................................................. 5
c) La finalité et l’objectif de l’article 23, paragraphe 1, du
règlement n° 207/2009 ne requièrent pas de prémunir les tiers d’une
action en contrefaçon du preneur de licence ........................................................ 7
d) Conclusion intermédiaire ............................................................................. 8
2. Sur la deuxième question préjudicielle ........................................................ 8
III.
Conclusion ................................................................................................... 8
I.
Faits et questions préjudicielles
1
L’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) a adressé à la Cour de justice de
l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes en interprétation du
* Langue de procédure: l’allemand.
FR
AFFAIRE C-163/15-12
règlement n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque
communautaire 1:
1. L’article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 207/2009 du
Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire empêche-t-il le preneur
de licence qui n’est pas inscrit au registre des marques communautaires d’agir en
contrefaçon d’une marque communautaire?
2. Si la première question appelle une réponse affirmative, l’article 23,
paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 207/2009 du Conseil, du
26 février 2009, sur la marque communautaire empêche-t-il un mécanisme
juridique national permettant au preneur de licence d’exercer en nom propre par
représentation («Prozessstandschaft») les droits du titulaire de la marque à
l’encontre du contrefacteur?
2
La demande s’inscrit dans le contexte suivant: la demanderesse est preneur de
licence de KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétá depuis janvier
2011. Celle-ci est titulaire de la marque verbale communautaire «ARKTIS»
déposée le 15 août 2002 et enregistrée le 11 février 2004, sous le numéro CTM
002818680, notamment pour la literie et des couvertures de lit (classe 24). Aux
termes de l’article 5, paragraphe 3, de l’accord de licence, la demanderesse est
tenue d’agir en nom propre en contrefaçon des droits de marque du donneur de
licence. La licence n’a pas été inscrite au registre des marques communautaires.
Le défendeur est le gérant
[Or. 3] d’OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co.
KG, qui a repris le 1er mai 2010 l’entreprise unipersonnelle du défendeur. Le
30 octobre 2012, OLV Onlinevertrieb & -logistik GmbH a offert sur le site
internet «schoene-traeume.de» différentes couettes en duvet «innoBETT selection
Arktis». Des offres comparables existaient déjà quand le défendeur exploitait son
entreprise unipersonnelle. Un ancien preneur de licence de KBT & Co. avait saisi
cette occasion pour mettre le défendeur en demeure par avocat. Le défendeur a
alors émis le 3 février 2010 une déclaration d’abstention sous peine de sanction
dans laquelle il s’est engagé à s’abstenir d’utiliser le signe «Arktis» pour de la
literie, sous peine d’une peine conventionnelle laissée à la libre appréciation du
preneur de licence. En première instance, à la demande de la demanderesse, le
Landgericht a constaté la validité de la convention d’abstention passée entre le
défendeur et l’ancien preneur de licence et condamné le défendeur à donner des
informations, à restitution, à destruction et retrait envers la demanderesse ainsi
qu’à des dommages-intérêts envers KBT & Co. Le défendeur critique cette
décision par voie de recours. Statuant en appel, la juridiction de renvoi estime que
le recours aboutira ou non selon que la demanderesse peut agir en contrefaçon de
la marque communautaire alors qu’elle n’est pas inscrite comme preneur de
licence au registre des marques communautaires. La juridiction de renvoi poursuit
sa réflexion en se demandant si, au cas où la première question appelle une
réponse affirmative, le preneur de licence qui n’est pas inscrit peut exercer en nom
1 – JO L 78, p. 1.
2
HASSAN
propre par représentation («Prozessstandschaft») les droits du titulaire de la
marque. C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi pose les questions
préjudicielles.
II.
Appréciation juridique
3
Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’article 23,
paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 207/2009 du Conseil, du
26 février 2009, sur la marque communautaire empêche le preneur de licence qui
n’est pas inscrit au registre des marques communautaires d’agir en contrefaçon
d’une marque communautaire.
4
La réponse du gouvernement allemand est non. Dans des circonstances telles que
celles qui ont donné lieu à la procédure au principal, l’article 23, paragraphe 1,
première phrase, du règlement sur la marque communautaire n’empêche pas le
preneur de licence qui n’est pas inscrit au registre des marques communautaires
d’agir en contrefaçon d’une marque communautaire contre un contrefacteur.
5
Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si l’article 23,
paragraphe 1, première phrase, du règlement sur la marque communautaire
empêche un mécanisme juridique national
[Or. 4] permettant au preneur de
licence d’exercer en nom propre par représentation («Prozessstandschaft») les
droits du titulaire de la marque à l’encontre du contrefacteur.
6
Cette deuxième question n’est posée qu’en cas de réponse affirmative à la
première. Le gouvernement allemand répondant non à la première question, il n’y
a pas lieu de répondre à la deuxième.
1.
Sur la première question préjudicielle
7
La juridiction de renvoi est saisie d’une action d’un preneur de licence en
contrefaçon d’une marque communautaire. À cet égard, elle demande si une
action de cette nature ne peut être engagée par le preneur de licence que si sa
licence est inscrite au registre des marques communautaires. Dans son esprit,
l’action engagée par le preneur de licence, répondant à l’article 22, paragraphe 3,
du règlement sur la marque communautaire, pourrait être un acte juridique au sens
de l’article 23 du règlement sur la marque communautaire, qui requière une
inscription au registre.
8
Le gouvernement allemand estime que, dans des circonstances telles que celles
qui ont donné lieu à la procédure au principal, l’article 23, paragraphe 1,
première phrase, du règlement sur la marque communautaire n’empêche pas le
preneur de licence qui n’est pas inscrit au registre des marques communautaires
d’agir en contrefaçon d’une marque communautaire contre un contrefacteur.
3
AFFAIRE C-163/15-12
a)
La qualité pour agir du preneur de licence n’est pas tributaire d’une
inscription au registre
9
L’article 22 du règlement sur la marque communautaire dispose que la marque
communautaire peut faire l’objet d’une licence. L’article 22 du règlement sur la
marque communautaire figure à la section 4 du règlement sur la marque
communautaire consacrée à la marque communautaire comme objet de propriété.
10 Selon l’article 16 du règlement n° 207/2009, l’octroi d’une licence relève du droit
national 2. Il s’ensuit que l’article 22 du règlement sur la marque communautaire
ne régit pas les conditions d’octroi d’une licence ni ses termes.
[Or. 5]
11 L’article 22 du règlement n° 207/2009 ne comporte non plus aucune règle
imposant au preneur de licence d’inscrire la licence préalablement au registre des
marques communautaires pour exercer les droits tirés de la licence. Il en va de
même lorsque le preneur de licence agit en contrefaçon de la marque
communautaire.
12 L’article 22, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 prévoit certes que l’octroi ou
le transfert d’une licence de marque communautaire est inscrit au registre et publié
à la requête d’une des parties. Dans son énoncé, cette règle ne fait toutefois que
permettre d’inscrire la licence. L’article 22, paragraphe 5, du règlement
n° 207/2009 n’érige en revanche pas l’inscription au registre en condition requise
pour donner effet à l’accord de licence ou pour exercer les droits tirés de la
licence.
13 Le gouvernement allemand estime que cela découle de l’économie de la section 4
du règlement n°207/2009. Il est vrai que la publication d’un acte juridique portant
sur la marque communautaire en tant que bien de propriété est évoquée tant à
l’article 17 qu’aux articles 19 et 22 du règlement n° 207/2009.
14 Mais c’est seulement en cas de transfert que, aux termes de l’article 17,
paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, l’efficacité de l’acte juridique dépend de
son inscription au registre. D’après celui-ci, il faut obligatoirement une inscription
au registre pour exercer le droit tiré de la marque communautaire cédée. Les
termes de l’article 17, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009 l’énoncent
clairement en introduisant la condition de l’inscription par le terme «tant».
15 En revanche, les articles 19, paragraphe 2, et 22, paragraphe 5, du règlement
n° 207/2009 n’énoncent que la possibilité d’inscrire au registre l’acte juridique
visé. Ces dispositions ne comportent aucune condition à l’exercice des droits sur
la marque communautaire.
2 – Pour la disposition littéralement identique de l’article 16 du règlement nº 40/94 du Conseil,
du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (ci-après le «règlement n° 40/94»),
JO L 11, p. 1): arrêt Chalk/OHMI – Reformed Spirits Company Holdings (CRAIC)
(T‑83/09, EU:T:2011:450, point 25).
4
HASSAN
16 Il s’ensuit que l’exercice des droits tirés d’une licence, en ce compris l’action du
preneur de licence en contrefaçon de la marque communautaire, n’est pas
conditionné par l’inscription de la licence au registre.
[Or. 6]
b)
Les actes juridiques visés par l’article 23, paragraphe 1, du règlement
n° 207/2009 n’incluent pas la qualité pour agir du preneur de licence
17 L’article 23 du règlement n° 207/2009 figure lui aussi dans la section 4 du
règlement n° 207/2009, régissant la marque communautaire en tant que bien de
propriété. D’après son intitulé, l’article 23 du règlement n° 207/2009 régit
l’opposabilité aux tiers.
18 Dans son paragraphe 1, l’article 23 du règlement n° 207/2009 détermine que les
actes juridiques concernant la marque communautaire, visés aux articles 17, 19 et
22, ne sont opposables aux tiers dans tous les États membres qu’après leur
inscription au registre. Toutefois, avant son inscription, un tel acte est opposable
aux tiers qui ont acquis des droits sur la marque après la date de cet acte mais qui
avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits.
19 D’après son énoncé, l’article 23 du règlement n° 207/2009 ne couvre que les actes
visés aux articles 17, 19 et 22 du règlement n° 207/2009.
20 Le gouvernement allemand estime que l’article 23 du règlement n° 207/2009 ne
couvre que les actes qui, conformément aux articles 17, 19 et 22 du règlement
n° 207/2009, ne visent la marque communautaire qu’en tant qu’objet de propriété.
L’expression «actes visés» ne couvre à cet égard littéralement que les actes
expressément cités. On doit considérer en outre l’économie de la section 4 du
règlement n° 207/2009.
21 Comme acte expressément cité concernant la marque communautaire en tant
qu’objet de propriété, l’article 17 du règlement n° 207/2009 couvre le transfert de
la marque communautaire à un cessionnaire. L’article 19 du règlement
n° 207/2009 cite comme acte le nantissement de la marque communautaire ainsi
que la constitution d’un autre droit réel. La seule disposition qui intéresse la
procédure au principal est l’article 22 du règlement n° 207/2009 qui cite comme
acte l’octroi d’une licence permettant à un tiers d’exercer les droits tirés de la
marque communautaire. Son paragraphe 3 précise que le preneur de licence n’a
qualité pour agir en contrefaçon qu’à certaines conditions.
[Or. 7]
22 Le gouvernement allemand estime que, à l’article 23, paragraphe 1, du règlement
n° 207/2009, la notion d’acte juridique ne concerne que la constitution du droit sur
la marque communautaire dans sa fonction d’objet de propriété. La notion d’acte
juridique ne couvre pas la qualité du preneur de licence pour agir au titre de
l’article 22, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.
23 Le gouvernement allemand estime qu’il découle déjà de l’article 16 du règlement
n° 207/2009, lequel soumet au droit national les actes juridiques relatifs à une
5
AFFAIRE C-163/15-12
marque communautaire en tant qu’objet de propriété, que seule la constitution du
droit sur une marque communautaire dans sa fonction d’objet de propriété est un
acte juridique. Cette lecture se fonde sur l’énoncé de chaque paragraphe 1 des
articles 17, 19 et 22 du règlement n° 207/2009. Ils déterminent à chaque fois que
la marque communautaire peut faire l’ «objet» d’une cession, d’un droit réel ou de
licences.
24 Cet article ne comporte en particulier pas de règles exhaustives régissant les actes
juridiques qui y sont visés en précisant par exemple comment la cession peut être
réalisée ou comment le droit réel ou la licence peut être constitué. Seul l’article 17
du règlement n° 207/2009 comporte quelques indications sur la forme écrite
requise 3 ainsi que sur l’inscription requise au registre 4.
25 Le considérant 11 corrobore lui aussi l’interprétation voulant que la notion d’acte
juridique au sens de l’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 ne
couvre que la constitution du droit sur la marque communautaire. Il n’évoque en
effet la marque communautaire qu’en tant qu’elle est «traitée» comme un objet de
propriété et mentionne les actes juridiques envisageables à ce titre.
26 De la même manière, cette idée préside aussi expressément à l’article 23,
paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 pour l’opposabilité des mesures
d’exécution visées à l’article 20 du règlement n° 207/2009.
27 La qualité pour agir du preneur de licence régie par l’article 22, paragraphe 3, du
règlement n° 207/2009 concerne en revanche une modalité de l’accord de licence.
Cet accord de licence est en principe le fondement juridique de l’acte juridique
[Or. 8] du titulaire de la marque communautaire par lequel il confère au preneur
de licence une licence d’exploitation de la marque communautaire.
28 Aux termes de l’article 22, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, un simple
preneur de licence doit avoir le consentement du titulaire de la marque pour agir
en contrefaçon de la marque communautaire. Si, en revanche, la licence est
exclusive, le preneur peut aussi agir sans ce consentement dans certaines
conditions. Dans les deux cas, l’étendue de l’habilitation du preneur de licence à
agir en contrefaçon doit être concrètement définie. Le siège de la matière sera en
règle générale dans l’accord de licence.
29 L’habilitation à pouvoir agir en contrefaçon des droits sur la marque
communautaire est une conséquence juridique de la licence conférée elle-même. Il
s’agit donc là d’une conséquence juridique d’un acte juridique au sens de
l’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.
3 – Voir article 17, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.
4 – Voir article 17, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009.
6
HASSAN
30 La qualité pour agir n’est en revanche pas elle-même un acte juridique. Il s’agit
plutôt d’une condition de recevabilité d’un acte de procédure.
31 La qualité pour agir au titre de l’article 22, paragraphe 3, du règlement
n° 207/2009 ne relève dès lors pas de la notion d’acte juridique au sens de
l’article 23, paragraphe 1, du règlement n°207/2009.
c)
La finalité et l’objectif de l’article 23, paragraphe 1, du règlement
n° 207/2009 ne requièrent pas de prémunir les tiers d’une action en
contrefaçon du preneur de licence
32 D’après sa finalité et son objet, l’article 23, paragraphe 1, du règlement
n° 207/2009 vise à protéger celui qui acquiert de bonne foi des droits sur la
marque communautaire.
33 L’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 requiert tout d’abord une
publicité particulière pour les actes juridiques qui concernent la marque
communautaire en tant qu’objet de propriété et qui sont susceptibles d’empiéter
sur les droits d’un tiers qui acquiert la marque communautaire sans avoir
connaissance de l’acte juridique. Il s’agit, dans le cadre de la section 4, du
transfert visé à l’article 17, de la constitution d’un droit réel visé à l’article 19 et
de l’octroi d’une licence visé à l’article 22 du règlement n° 207/2009.
34 Le gouvernement allemand estime que l’article 23, paragraphe 1, du règlement
n° 207/2009 n’intéresse pas tout tiers qui rencontre d’une manière ou d’une autre
la
[Or. 9] marque communautaire. L’interprétation évoquée par la juridiction de
renvoi de l’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 faite par une
chambre de l’Office des marques communautaires à Alicante, pourrait donner
cette impression.
35 Le gouvernement allemand estime que la notion de tiers figurant à l’article 23,
paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 207/2009 s’étend plutôt à la seule
personne qui a acquis à un moment donné des droits sur la marque
communautaire. Cela découle de l’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du
règlement n° 207/2009, qui, faisant exception à la première phrase, doit servir
conjointement de fondement à l’interprétation de la notion de tiers. L’article 23,
paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 régit dès lors le rapport particulier entre
plusieurs titulaires de droits sur une marque communautaire. Et dans cette
hypothèse, le preneur de licence ne peut opposer au tiers les droits qu’il tire de la
marque communautaire que s’il y a eu inscription au registre.
36 Par dérogation au principe énoncé à l’article 16 du règlement n° 207/2009,
l’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 régit dès lors uniformément
la protection de l’acquéreur de droits sur des marques communautaires. D’après ce
dernier article, les actes de disposition antérieurs dont celui-ci n’a pas
connaissance sont dépourvus d’effet.
7
AFFAIRE C-163/15-12
37 La procédure au principal a pour objet l’action d’un preneur de licence contre un
tiers pour contrefaçon d’un droit sur la marque communautaire. Le tiers n’est pas
devenu titulaire de bonne foi de la marque communautaire. Le défendeur est
plutôt un simple contrefacteur de la marque communautaire. L’article 23,
paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 ne joue dès lors pas conformément à sa
finalité et à son objectif.
38 La personne attaquée pour contrefaçon de marque ne doit en effet pas être
protégée lorsque l’action est engagée non pas par le titulaire de la marque mais par
un preneur de licence. Il suffit plutôt que le demandeur établisse sa qualité pour
agir au titre de l’article 22, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.
d)
Conclusion intermédiaire
39 Le gouvernement allemand estime que, dans une situation telle celle qui se
présente dans la procédure au principal, l’article 23, paragraphe 1, première
phrase, du règlement n° 207/2009 n’empêche pas le preneur de licence qui n’est
pas inscrit au registre des marques communautaires d’agir en contrefaçon d’une
marque communautaire contre un contrefacteur.
[Or. 10]
2.
Sur la deuxième question préjudicielle
40 La juridiction de renvoi n’a posé la deuxième question qu’en cas de réponse
affirmative à la première. Le gouvernement allemand répondant non à la première
question, il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième
III. Conclusion
41 Le gouvernement allemand propose la réponse suivante à la première question:
42
«Dans des circonstances telles que celles qui ont donné lieu à la procédure au
principal, l’article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement sur la
marque communautaire n’empêche pas le preneur de licence qui n’est pas
inscrit au registre des marques communautaires d’agir en contrefaçon d’une
marque communautaire contre un contrefacteur.»
(sé)
Henze
8